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北京市高级人民法院审理新东方学校侵犯著作权、商标专用权纠纷民事判决书。
发行日期:(2005-02-05 09:22:52)
(2003)高敏终字第1393号
发布日期:2005年2月3日16: 51: 15
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上诉人(原审被告)系北京市海淀区民办新东方学校，住所地为北京市海淀区中关村路15号。
法定代表人:于，董事长。
委托代理人:王立华，北京市天元律师事务所律师。
委托代理人:李奇，北京市天元律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)(美国教育考试服务社)，住所地美国新泽西州普林斯顿市罗斯代尔路与卡特路08541。
法定代表人是库尔特·兰德格拉夫，总裁兼首席执行官。
委托代理人:周强，北京市简媜申勇律师事务所律师。
委托代理人:董永森，北京市简媜申勇律师事务所律师。
上诉人北京市海淀区民办新东方学校(以下简称新东方学校)不服北京市第一中级人民法院(2001)第35号民事判决，以侵犯著作权、商标专用权一案向本院提起上诉。本院于2003年2月8日65438号受理后，依法组成合议庭，于2004年4月28日公开开庭审理了本案。上诉人新东方学校的委托代理人王立华、李奇，被上诉人(美国)教育考试服务中心的委托代理人周强、董永森到庭参加诉讼。此案现已结案。
北京市第一中级人民法院裁定，中美两国都是《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的成员国，根据该公约，中国有义务保护美国侨民在中国的作品。ETS作为托福考试的主持人和开发者，自主设计创作了托福试题，并对美国53套托福试题进行了版权注册。从托福试题内容来看，属于原创，属于我国著作权法保护的作品范畴。新东方学校与ETS签订了《卡带复制许可协议》和《文字作品复制许可协议》，有效期至1998年8月16日，其中明确规定了使用范围。然而，新东方学校在校园和网络上以出版物的形式向不特定人群出售托福考试试题，超出了协议约定的使用范围，且新东方学校在协议到期后未与ETS签订新的使用协议。新东方学校未经ETS许可，擅自复制ETS享有著作权的托福试题，并通过互联网渠道以出版物的形式销售试题，侵犯了ETS的著作权。ETS已经将托福注册为商标，所有商标都在有效期内。因此，根据我国《商标法》规定，ETS在第9类、第41类、第68类享有托福考试商标专用权，其合法权益受法律保护。在新东方学校发行的托福考试出版物的封面上，用醒目的字体标注了TOEFL字样。使用托福的商品与ETS在第9类、第41类、第68类注册的商品相同，标有托福字样的与ETS的注册商标完全一致。因此，新东方学校的行为构成了对ETS注册商标专用权的侵权。新东方学校应对其侵犯著作权和商标专用权的行为承担停止侵权、赔偿损失、消除影响、向ETS道歉等民事责任。
本案赔偿金额应从165438+2000年10月15开始计算两年，即从1998 165438+10月15开始计算。审计报告显示，新东方学校的收入主要是信息费和培训费，赔偿金额的计算主要依据这两项收入。ETS在主张权利的过程中支付了一些费用，而这些费用与本案诉讼直接相关，本院将酌情确定。新东方学校因侵犯著作权和商标专用权而获得的利润是相互重叠的，我们学校会一并计算。根据《著作权法》第二条第二款、第四十七条(1)、《商标法》第五十六条(1)的规定，决定:①新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS著作权，65438+自判决生效之日起。②新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS商标专用权；③新东方学校在判决生效之日起30日内向ETS公开道歉；④新东方学校应于判决生效之日起15日内向ETS赔偿人民币500万元及合理诉讼费用人民币52.2万元；⑤驳回ETS的其他主张。
新东方学校不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。新东方学校上诉:一、一审判决认定ETS对其托福试题拥有著作权，缺乏事实依据。事实上，考题不能作为作品受到我国法律的保护。第二，新东方学校只抄袭了1997和2000两个时间点的少量托福试题，但一审判决根据审计报告认定我们抄袭并出售了大量托福试题。其实审计报告是没有依据的。第三，ETS只是在庭审后提出了赔偿合理诉讼费用的请求，并提供了相关证据材料。一审法院未经质证就采信了这些证据材料，支持了其诉讼请求，明显错误。第四，新东方学校只是在相关培训资料中以叙述或描述的方式使用了托福一词，并未将托福作为商标使用，完全没有造成货源混淆的可能，实际上也从未造成混淆。但一审法院判决其侵犯了ETS的商标专用权，这显然是错误的。第五，一审法院判决我们赔偿ETS巨额经济损失没有依据。新东方学校提供的考试培训并未侵犯ETS的著作权，但一审法院以培训费收入作为确定赔偿金额的依据，明显不合理。第六，新东方学校只是向学生以外的人出售了少量的相关培训资料，但一审判决却判令我们在《国家法制日报》上道歉，不够公平合理。请求二审法院撤销一审判决第二、三、四项，依法改判。ETS服从原审判决。
经审理查明，ETS成立于1948，托福考试就是由其开发的。从1988到1995，ETS分别批准了“托福”商标在中国的注册，批准的用途为录音带、考试服务、出版物等。从1989到1999，ets在美国版权局注册了ETS开发的53套托福试题。
新东方学校成立于6月5438+0993，6月55438+00。是一所民办非企业单位，主要从事外语教学服务。1996 65438+10月，北京市工商行政管理局检查新东方学校擅自抄袭托福试题，责令其停止侵权行为。新东方学校停止使用托福考试资料后，联系ETS讨论托福考试资料的有偿使用，但没有得到回复，因此继续向学生提供托福考试资料。1997 65438+10月，北京市工商局再次检查新东方学校，暂扣《托福全试题精选》等书籍资料。1997 2月18日，新东方学校法人代表余到北京市工商行政管理局接受询问，并出具保证书，承认抄袭发行托福试题的行为侵犯了ETS的著作权，并保证侵权行为不再发生。
8月7日，1997，ETS在中国大陆的版权代理机构中原信达知识产权代理有限公司与新东方学校签订了《卡带复制许可协议》和《文字作品复制许可协议》，允许新东方学校以非排他性的方式复制协议附件中所列的录音制品和文字作品，供内部使用，但不得对外销售。
165438+2000年10月9日，中原信达知识产权代理有限公司在新东方学校公证购买了“托福系列教材”，包括:托福系列教材听力卷、托福系列教材语法卷、托福系列教材作文卷、托福系列教材阅读卷、最新练习题一选。
2000年6月5438+065438+10月65438+5月，北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行检查，扣押了部分涉嫌侵权的图书。2000年6月5438+2月25日，北京简媜申勇律师事务所受ETS委托，在新东方学校公证购买了“托福系列教材”，包括:听力卷、听力课文答案、语法卷、作文卷、阅读卷、最新练习第一册和21盒听力磁带。2001 1 4、ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵犯其著作权和商标权。
2001年2月22日，一审法院保全了新东方学校财务账簿的证据，并委托北京天正会计师事务所对相关财务账簿进行了审计。审计结果显示，新东方学校的收入主要分为培训收入和数据收入。托福培训收入:1998为5210769元，占全年培训总收入的20.1%；1999为8498039元，占全年培训总收入的23.5%；2000年为19795214元，占培训总收入的24.3%。数据收入:1998年3012702元，65438年4931.191元，2000年6983357元。托福住宿班收取的培训费包含信息费。此外，在本案一审庭审中，双方将ETS主张的相关托福试题与被诉侵权行为进行了对比。对比结果如下:第一、二、三册听力卷、听力课文答案、语法卷、作文卷、阅读卷及最新练习题中涉嫌侵权的内容与托福相关试题一致；听力磁带大部分和托福相关试题相同。此外，“托福听力磁带”和“托福系列教材”的封面和包装上都醒目地使用了“托福”字样。
以上事实包括第746636号、第176265号、第771160号商标注册证、北京市工商行政管理局货物扣留凭证、于谈话记录及保函、录音带复制许可协议、文字作品复制许可协议、北京天正会计师事务所有限公司第431号
法院认为，中美两国都是《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的成员国，根据《著作权法》第二条第二款和《保护文学艺术作品伯尔尼公约》第三条第1 (a)款，中国有义务保护美国国民在中国的作品。《著作权法实施条例》第二条规定，著作权法所称作品，是指文学、艺术、科学等领域中具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作。
托福考试试题分为听力、语法、阅读、写作四个部分，由ETS开发设计。就设计创作过程而言，每道试题都需要多人经历多个步骤，付出创造性劳动才能完成，具有独创性，属于我国著作权法意义上的作品，在我国应受法律保护。由此编制的整套试题也应受到我国法律的保护。
根据本案查明的事实，新东方学校在未经著作权人ETS许可的情况下，以商业运作为目的，以公开销售的形式复制发行托福试题，作品的使用方式已超出课堂教学合理使用的范围，故新东方学校认为其相关行为是合理使用托福试题的抗辩理由不予采纳。新东方学校还声称是社会力量办学，根据《民办教育促进法》的规定，属于非营利组织。我们认为新东方学校成立的目的与ETS的版权是否被侵犯没有必然联系。只要新东方学校实施的行为是盈利的，就必然侵犯了ETS的著作权，新东方学校的这一抗辩理由不能成立。
此外，新东方学校法定代表人于在1997向北京市工商行政管理局出具的保证不再发生侵权行为的保证书以及与中原信达知识产权代理有限公司签订的《作品许可协议》也显示，新东方学校承认ETS享有托福试题的著作权，并且知道其相关行为已经侵犯了ETS的著作权。
综上所述，新东方学校抄袭并公开出售托福试题的行为已经侵犯了ETS的著作权，应当承担相应的法律责任。但我院也要指出，鉴于托福试题的特殊性以及新东方学校使用该作品的特殊形式和目的，在课堂教学中讲解托福试题而不使用侵权材料，应属于著作权法第二十二条规定的合理使用相关作品的行为，不构成侵犯他人著作权。
在我国目前的社会形势下，出版属于国家控制的特殊行业，出版物属于特殊商品。确定出版物的来源一般是通过出版物的作者和出版单位来实现的。本案中，虽然ETS在出版物和录音带中合法注册了托福的商标，新东方学校在“托福系列教材”和“托福听力磁带”中突出了“托福”一词，但新东方学校是以描述性或叙述性的方式使用“托福”的。其目的是说明和强调出版物内容与托福考试有关，方便读者了解出版物内容，不注明出版物来源，不造成读者对商品来源的误解和混淆。一审判决认定新东方学校的相关行为侵犯了ETS的商标专用权，应属不当，本院予以纠正。
审计报告显示，新东方学校托福项下的收入主要包括信息费和培训费，托福学生的信息费已经包含在培训费中。一审法院参照托福培训收入占全年培训总收入的比例确定托福数据收入的相应比例并无不当，但酌情按照一定比例计算托福寄宿生的数据收入并不严谨。本案二审审理中，认定1999、2000年托福住校生数据收入为773472元。因此，我们确认新东方学校托福项下侵权资料收入为人民币3，740，186.2元，应作为非法获利赔偿给ETS。ETS为本案诉讼支出的合理费用22000元也应予以赔偿。综上，一审判决在新东方学校侵犯ETS著作权的问题上，认定事实清楚，适用法律正确，但对侵犯商标专用权及赔偿数额的认定和处理也有不当之处，本院应酌情予以纠正。上诉人新东方学校的上诉理由部分成立，其相应的上诉请求本院应予支持。
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项之规定，判决如下:
1.维持北京市第一中级人民法院(2006 54 38+0)35号民事判决书第(一)、(三)、(五)项；即: (一)北京市海淀区民办新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯教育考试服务中心(美国)托福试题著作权的行为，并于判决生效之日起15日内将所有侵权资料及印有侵权资料的软片移交法院销毁；(3)北京市海淀区民办新东方学校自本判决生效之日起30日内向(美国)教育考试服务中心公开赔礼道歉，消除其侵权行为造成的影响(逾期不履行的，法院将在报纸上刊登判决正文，费用由北京市海淀区民办新东方学校承担)；(五)驳回教育考试服务中心(美国)的其他诉讼请求。
2.撤销北京市第一中级人民法院(2006 54 38+0)35号民事判决书第(二)、(四)项；即: (二)北京市海淀区民办新东方学校自本判决生效之日起立即停止侵犯教育考试服务中心(美国)商标专用权的行为；(四)北京市海淀区民办新东方学校于本判决生效之日起15日内赔偿(美国)教育考试服务中心经济损失人民币500万元及合理诉讼费用人民币52.2万元；
3.北京市海淀区民办新东方学校应于本判决生效之日起15日内赔偿教育考试服务中心(美国)经济损失人民币3740186.2元及合理诉讼费用人民币22000元。
一审案件受理费118 563.18元，由教育考试服务中心(美国)交纳，北京市海淀区民办新东方学校交纳60018元(自本判决生效之日起7日内交纳)；一审审计费42 860元，由海淀区民办新东方学校负担(于本判决生效之日起7日内交纳)；二审案件受理费118563.18元，由教育考试服务中心(美国)负担，北京市海淀区民办新东方学校58553.5438+08元(已交纳)。
这是最终判决。
审判长刘吉祥
魏湘玲法官
孙素丽法官
二○○四年十二月二十七日
抄写员孙娜