商标申请被拒,向左走还是向右走?
这个问题我暂时不回答。我们简单梳理一下商标局审查员驳回商标申请的原因,让企业不仅知道为什么,更知道为什么。
驳回商标注册申请,是指商标局在实质审查时,对违反《商标法》所有商品或者服务的禁止性规定的商标,或者在同一种或者类似商品上依法与已经注册或者初步审定的商标相冲突的商标,不予注册的行为。
因此,商标局驳回的理由可以简单概括为“违反禁止性规定的绝对理由”和“与在先商标权冲突的相对理由”。《商标法》第10条、第11条、第28条分别做了详细规定。《商标法》第十条是强制性法律规定。一旦违反了禁止性规定的绝对理由,即使提交审查,其成功的可能性也很小。因此,建议企业在设计商标时,尽量避开《商标法》第十条中的禁止性规定。如被商标局驳回,除非企业(申请人)能提供相关证明文件,否则不建议企业(申请人)提交复审申请。
在商标驳回的其他情况下,建议企业(申请人)积极抗辩,特别是在被驳回商标已经投入商业使用和商业宣传的情况下,应采取积极的态度,全力维护自身合法权益。以下是我对如何依据《商标法》第11条和第28条对商标申请驳回进行抗辩的浅见:
一、依据《商标法》第十一条申请对被驳回商标进行复审
虽然《商标法》第十一条第一款列举了三种不符合《商标法》规定的情形,但实质上,这三种情形都是基于相同的理由而被驳回的:缺乏显著性。商标的显著性是指能够将产品生产者/服务提供者的产品/服务与其他相同或类似的产品/服务区分开来的特征。这是一个标志作为商标最基本也是最重要的特征,直接决定了该标志能否成为商标,受到我国商标法的保护。
因为根据《商标法》第八条规定:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品相区别的可见标志,包括文字、图形、字母、数字、立体标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册”,如果一个可见标志不能区分不同产品生产者/服务者的产品/服务,那么它就是可见的。
商标法第十一条第一款第(1)项和第(2)项是缺乏显著性的商标清单。一般来说,这样的标记不能起到区分不同产品/服务提供商的目的,比如:在“胶水”上涂“502”;将“XXL”应用于“服装”等等。这样的标识只是产品的名称或型号,并不能区分不同产品的生产者。第三项是除了前两项所列情况之外的各种缺乏意义的情况的总称。如将“好香”应用于“饭”,将“湘绣”应用于“衣”等等。
商标的显著性可分为“固有显著性”和“通过使用获得的显著性”。上述商标都缺乏“固有显著性”,即商标构成本身缺乏显著性。但是,如果企业对该商标进行了大量持续的广告宣传工作,使相关公众能够将该商标与企业提供的产品联系起来,一般认为该商标通过使用获得了显著性,能够区分不同的产品。这方面的成功案例主要有银行业的“一卡通”,餐饮服务的“小肥羊”,乳制品行业的“酸奶”。这三个商标在申请注册阶段被商标局审查员以“缺乏显著性”为由驳回,但这三个企业(申请人)并没有放弃,积极申请复审,用大量的使用证据证明这些商标已经广告宣传了很长时间。相关消费者以强烈的参照性将这些商标与其企业紧密联系在一起,使这些商标实际上起到了区分不同产品生产者/服务者的产品/服务的目的,从而具有了作为商标应有的意义。
综上所述,本文中企业商标一旦被商标局审查员驳回,如果申请商标已经被企业广泛使用和宣传,企业需要提供证明该商标在企业广泛使用后获得“第二含义”的全部证据材料,这一点意义重大。
此外,该条第一款第(1)项和第(2)项为“仅表示商品的通用名称、图形、型号”和“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等特征”,但在实际情况中,申请的商标很少由上述要素构成,且一般。
二、基于《商标法》第二十八条的商标复审申请。
商标法第二十八条所说的与在先商标权的冲突,主要是指申请注册的商标与他人在同一种或者类似商品上注册或者初步核定使用的商标相同或者近似。随着我国商标申请数量的不断增加,越来越多的商标基于该条被驳回。这种情况下,企业应该向哪里申请复审?由于具体案件的复杂性,很难用一个词来概括。笔者将通过以下两个案例进行简要说明:
(1)41类商标驳回案
商标局审查员驳回了该商标,理由是该商标与之前注册的“ONEDREAM”和“One Dream”商标近似。被驳回的商标和两个被引用的商标如下:
很多人看到上面的商标对比后的第一印象是,被驳回的商标和之前的这两个商标不相似。
商标为什么会被审查员驳回?这是因为商标局审查时,文字和图形的组合商标是分开审查的,而不是简单地作为一个整体来审查。本案中,审查员认为被驳回商标“Mr.DREAM”的英文部分与上述两个引用商标相似。所以被拒绝了。
本案中,笔者认为:首先,被驳回商标中的文字部分“梦先生”(意为梦先生)与两个被引用商标的含义不同:“梦先生”(意为梦先生)实际上是指梦先生——指一个人;两个引用商标的含义是“一个梦”,指梦的自然现象或事物。其次,整个驳回商标与两个引用商标不相似,驳回商标的图形部分非常显著,相关公众一眼就能与两个引用商标区分开来,不会混淆。
因此,在对组合商标进行审查时,商标局审查员分别进行审查,驳回后,提交复审申请时,评审委员会审查员对商标进行整体审查。因此,一旦企业组合商标的一部分因与在先商标近似而被驳回,企业应当审查该商标整体是否与在先商标近似。
(2)第35类“WOS”商标被驳回案。
该商标被驳回,理由是它与先前注册的商标“WDS”相似。根据我国商标审查的经验,像这样的两个商标都是由三个英文字母组成,首字母和尾字母相同,只有中间的字母不同,一般会被认定为近似商标。
本案申请人的实际情况是,“WOS”是其自有网络订餐系统的简称,只对会员开放,后续操作需要登录申请人官网。而且申请人已经对商标进行了商业使用和宣传,一旦不能注册,会给申请人带来很大的损失和麻烦。
根据本案商标的实际使用模式可以看出,使用“WOS”系统的客户都是与申请人非常熟悉的老客户,需要注册会员才能使用,而且注册会员的程序非常严谨复杂。在这种情况下,很难混淆相关的消费者。
因此,虽然“WOS”商标与“WDS”商标只是在商标构成上有相似之处,但不会因为其消费群体不同而出现误购、侵害相关消费者利益的情况。
综上所述,笔者认为,被驳回商标与被引用商标是否近似,不能单纯从文字构成上看,还需要从指定产品/服务、相关公众的认知习惯、行业特点、实际使用的具体情况等方面综合分析。
在现实社会中,商标申请涉及社会生活中的各行各业,所以审查员很容易对企业申请的产品或行业不太了解,只审查商标的文字构成。如遇拒绝,建议企业积极维权,维护自身合法权益。