如何把握商标侵权案件中止调查制度

一是涉案商标存在权属争议的,是否需要中止对商标侵权案件的调查。

我国现行《商标法》第六十二条第二款赋予工商行政管理部门对符合法定情形的商标侵权案件,可以决定中止调查。使用的措辞是“可能被中止”,而不是“应该(或必须)被中止”。即当发生商标权属争议或权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼时,工商行政管理部门不必中止对商标侵权案件的调查,而应根据个人情况判断商标权属争议和商标侵权民事诉讼可能的最终裁定结果,进而判断案件的行政执法风险,并据此决定是否有必要中止对商标侵权案件的调查。相关裁量也要有理有据,不能武断。被控侵权人或者其他相关当事人申请撤销或者宣告涉案商标无效的理由明显不合理、不充分、不能成立的,工商行政管理机关不需要中止对商标侵权案件的调查处理;如果有充分的理由申请撤销或者宣告涉案商标无效,或者涉案商标的所有权更有可能判给被控侵权人或者其利害关系人,工商行政管理机关应当中止商标侵权案件的调查处理,避免对被控侵权人造成不可挽回或者不必要的损害,尽量防范行政执法风险。如果涉案商标的无效宣告请求未被商标评审委员会受理,有关工商行政管理部门决定中止对商标侵权案件的调查,涉嫌构成任意裁量甚至滥用职权。

二、对工商行政管理部门中止查处商标侵权案件的决定有异议的,商标所有人或者其他利害关系人应当如何应诉?

首先,要积极与工商行政管理部门沟通,尽力提供充分的证据和说明理由,争取工商行政管理部门的认可和支持,努力消除工商行政管理部门对其执法风险的顾虑。必要时,商标所有人或者其他利害关系人可以考虑向工商行政管理部门提供担保。如果他们在涉案商标权属纠纷中仲裁败诉,导致工商行政管理部门执法失误,承诺承担工商行政管理部门可能被请求的行政赔偿责任。

其次,如果经沟通,工商行政管理部门仍以涉案商标权属有争议为由中止对商标侵权案件的查处,且有充分理由保留涉案注册商标专用权的,建议商标所有人或者其他利害关系人依法及时提起商标侵权民事诉讼, 及时借助民事审判维护自身合法权益,督促工商行政管理部门重启行政执法程序,及时查处侵权行为。

此外,如果经沟通,工商行政管理机关仍以涉案商标权属有争议为由中止对商标侵权案件的调查,且他人申请无效宣告的理由明显不合理、明显不足或者明显不能成立的,商标所有人或者其他利害关系人也可以考虑对工商行政管理机关中止调查的决定申请行政复议或者提起行政诉讼。

实践中,涉案商标被撤销或者被宣告无效的,人民法院并不自然中止商标侵权民事案件的诉讼。北京市高级人民法院2006年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2006]68号)第三十六条指出:“商标侵权案件中,被告请求国家商标管理机关撤销原告主张的注册商标的,一般不中止诉讼。但是,被告依照《商标法》第四十一条的规定请求撤销该注册商标,并有充分证据或者理由否认该注册商标的效力的,可以中止诉讼。”