强制许可的许可制度

论WTO知识产权保护制度

作者:徐希敏发布时间:

[摘要]“青山遮不住,毕竟向东流”。经过15年漫长而艰苦的谈判,中国终于跨进了世贸组织的门槛,成为其中的一员。这是中国对外开放和现代化建设的一个里程碑。WTO是以法律规则为基础的国际经济组织,有一套系统的法律规定。其中,《马拉喀什建立世界贸易组织协定》( GATT)、《服务贸易总协定》( GATS)和《与贸易有关的知识产权协定》( Trips协定)构成了三个基本的实质性协议。《Trips协定》是一个附条约协定,即在吸收和确认现有知识产权国际公约保护标准的基础上,通过细化和完善保护标准,进一步规定各种知识产权保护的实体规范。郑先生曾说:“商品自由流通、服务和知识产权保护构成了世贸组织的三大支柱。在这三大支柱中,知识产权最为重要,因为知识产权与有形商品的销售和服务贸易密切相关。事实上,知识产权保护在确保商品和服务的自由流动方面发挥了作用。”①

关键词:权利限制、权利限制的限制、法定交叉许可、紧急状态、专利改进

《知识产权协定》中的“专利”部分是谈判过程中最困难的部分,它涉及到发达国家和发展中国家之间的一个有争议的问题。在世贸组织多哈部长级会议上,知识产权和公共卫生问题成为一个有争议的问题。发展中国家认为,它们应该能够以低价获得治疗艾滋病、结核病和其他疾病的“救命”药物。因为这些药物基本上都是发达国家生产的昂贵专利药,穷国买不到或者买不到合适的,所以以巴西为首的一些发展中国家要求Trips协议允许各国在公共卫生危机的情况下采取特殊措施,比如允许本国企业仿制外国专利药。美国担心类似的特别措施会被滥用,从而影响其制药业的盈利能力。会议的最终进展是,在突发公共卫生事件的情况下,WTO成员可以采取突破性措施保护药品专利。②

一、专利强制许可制度

Trips协议中关于“专利”的部分主要是针对专利的“权利限制”。这些条款包括三个方面:一是规定允许成员进行哪些范围的权利限制;第二,不允许对成员进行哪些范围的权利限制;第三是在允许的范围内必须满足什么条件。对于一般权利限制,协议只规定了原则,但成员可以对专有权作出例外。“例外”主要是“权利限制”(即强制许可)。在大多数发展中国家,都有强制许可条款,即授予专利权人在发展中国家一定时期内的独占专利权。过了这个期限,权利人必须在获得补偿的条件下,将其专利许可给当地产业。这一规定要求专利应在专利被授予后的短时间内(如三年)在当地实施。如果专利不能或没有及时开发,就成为强制许可的对象。

(1)协议规定了例外应满足的前提条件,即:③。

(1)必须是为了不使专利干涉第三方的合法利益;

(2)这种限制不得与专利的正常使用相冲突(包括不得损害专利“被许可人”的利益);

(3)这种限制不能不合理地损害专利权人的利益。

(二)Trips协议规定的原因和其他原因。

Trips协定第31条第2项明确规定了以下理由:

(1)拒绝交易。即“在此类使用之前,预期使用人已经以合理的商业条款和条件寻求权利人的授权,但只有在合理期限内斗争不成功的情况下,才允许此类使用。”这一规定实际上与反垄断有关。专利权是合法的垄断权,但权利人滥用其垄断地位,拒绝他人的合理使用要求,在交易性质上是拒绝滥用垄断地位。④

为了获得基于强制交易的强制许可,利害关系人应证明其已就合理的商业条款和条件寻求权利人的自愿授权,但被拒绝或未能在合理的时间内答复。

(2)紧急状态和极端情况。这意味着“在国内紧急情况下,其他紧急情况或非商业用途,成员可以免除这些条件。”但是,在国内紧急情况或者其他紧急情况下,应当在合理时间内及时通知权利人。“这种强制许可的理由是紧急状态或类似的理由,例如与公共健康和营养有关的饥饿。

(3)反竞争行为。强制许可可用于救济反竞争行为,成员不必适用第(2)项和第(6)项规定的条件。在这种情况下,在确定报酬时,应考虑纠正反竞争行为的需要。美国根据其谢尔曼反托拉斯法适用这一强制许可。

补救反竞争行为的强制许可是Trips协议第8条第2款禁止知识产权滥用原则的具体应用。这种许可必须补偿给权利人。在确定赔偿金额时可以考虑纠正反竞争行为的需要,允许减少赔偿甚至免费许可(如美国)。⑤

(4)非商业用途。当政府机构使用受保护的专利来完成其使命时,就会发生这种情况。需要注意的是,这种使用不一定要政府直接使用,私人也可以享有,这种强制许可不需要事先请求和通知。

⑸从属专利。Trips协定第31条第⑾项规定:“如果这种使用是为了利用一项(‘第二专利’),并且在不侵犯其他专利(‘第一专利’)的情况下不能使用该专利,则应适用以下附加条件:①与第一专利中的发明相比,第二专利中的发明应涉及具有重大经济意义的重要技术进步;(2)第一专利的所有人有权在合理的条件下以交叉许可的方式使用第二专利中的发明;(3)授予第一项专利的使用不得转让,除非它与第二项专利一起转让。”这是在专利依赖的基础上授予的强制许可。

在这种强制许可中,第二项专利必须具有“具有重大经济意义的重要技术进步”。这种专利实际上是一种“改良专利”。在一些国家,改进专利对电子工业的发展具有重要意义。但是,改进原专利的强制许可必须依赖于两者的经济技术价值的比较。这种价值比较的标准取决于授予专利的国家的经济和技术条件,以及所涉及的专利权人的规模和实力。因此,在发展中国家具有重大经济意义的专利在发达国家不一定如此。

[6]其他原因。《Trips协定》第31条规定的强制许可事由是一个示范性规定,成员还可以在其国内法中规定其他强制许可事由。如:公共利益;环境保护的理由;未执行或未完全执行;国内出口的需要。

(3)对强制许可的限制(郑称之为“权利限制”)⑥

尽管《Trips协定》为强制许可提供了灵活的理由,但它为给予强制许可提供了具体的条件,即:

(1)强制许可(或政府使用)必须具体情况具体处理,授予强制许可的经验不能作为常规或一般规则。

(2)在申请或者批准强制许可之前,应当参考《伯尔尼公约》附件中关于版权强制许可的规定。因为《知识产权协定》基本上是将《伯尔尼公约》中的强制许可发放条件借用到专利强制许可制度中,只是增加了“国家紧急状态”和“其他特殊紧急状态”。

(3)如果相关专利涉及半导体技术,则发放强制许可的限制更多。

(4)所有的强制许可只能是“非排他性”和“非排他性”。也就是说,政府强制第三方使用专利的内容后,专利权人仍然有权自己使用或者通过合同许可他人使用。

⑸强制许可一般不可转让,除非与企业或企业商誉一起转让。

[6]使用强制许可制造的产品主要供应国内市场。

一旦导致强制许可的条件消失且不会再次发生,则应停止(也称“情势恢复原则”)。

(8)“从属专利”的强制许可应受到更多的限制,并满足《Trips协定》第31条最后一项的条件。

(9)法定交叉许可制度。交叉许可制度有助于防止“第一专利”持有者和“第二专利”持有者(尤其是后者)不合理地阻止对方实施相关专利。该规定虽与“强制许可”合在一条,但本质上属于“法定许可”。一般来说,强制许可制度可以被公众中不确定的人使用,“法定许可制度”只能被某些人(第一或第二专利权人之一)使用。⑦

⑽所有“非自愿许可”必须有偿使用,不得无偿使用。

⑾作出非自愿许可决定的,应当为权利人提供请求审查的机会,为非自愿许可场合支付的使用费数额也应当提供审查的机会(司法审查和行政审查)。

二、中国的专利强制许可制度

我国《专利法》第六章和《专利法实施细则》第五章都规定了“专利实施强制许可”。

(1)原因

专利法规定了三个理由:

一种是在合理期限内未取得许可时的强制许可。《专利法》第四十八条规定:“具备实施条件的单位以合理条件请求发明或者实用新型专利权人实施其专利,未能在合理期限内获得许可的,国务院专利行政部门可以根据该单位的申请,给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可”。专利法实施细则第72条规定:“自专利权被授予之日起3年后,任何单位都可以依照专利法第四十八条的规定,请求国务院专利行政部门给予强制许可。请求强制许可的,应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书,说明理由并附送有关证明文件一式两份。国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本发送给专利权人,专利权人应当在国务院专利行政部门指定的期限内陈述意见;期满未答复的,不影响国务院专利行政部门作出强制许可的决定。”

第二,国家对紧急情况和其他非常情况作出强制许可。《专利法》第四十九条规定:“在国家紧急情况或者特殊情况下,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”

三是推进实施新发明的强制许可。《专利法》第五十条规定:“已经取得专利的发明或者实用新型,如果比以前已经取得专利的发明或者实用新型在技术上更先进,并且其实施依赖于前一发明或者实用新型的实施,国务院专利行政部门可以根据专利权人的申请,给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。依照前款规定给予实施强制许可的,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。”

专利法第51条规定“依照本法规定申请强制许可的单位或者个人,应当提供未以合理条件与专利权人签订许可合同的证明”。本条规定了强制许可申请人的举证责任。

(2)程序

专利法第五十二条国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定,应当予以登记和公告。

给予强制许可的决定应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的原因消除并且不再存在时,国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求,经审查作出终止强制许可的决定。

(3)限制和补偿(报酬)⑧

《专利法》第五十三条规定:“取得实施强制许可的单位和个人不享有独占的实施权,无权允许他人实施。”

专利法实施细则规定,国务院专利行政部门作出的给予强制许可的决定应当限于供应国内市场的需要。强制许可涉及的发明创造是半导体技术,强制许可的实施仅限于公众的非商业性使用,或者使用被司法或者行政程序认定为反竞争并给予救济。

专利法第五十四条规定:“取得实施强制许可的单位或者个人应当向专利权人支付合理的使用费,其数额由双方协商;双方不能达成协议的,由国务院专利行政部门决定。”专利法实施细则第七十三条规定,根据专利法第五十四条规定,请求国务院专利行政部门就使用费数额作出裁定的,当事人应当提交裁定请求书,并附具双方不能达成协议的证明文件。国务院专利行政部门应当自收到请求之日起3个月内作出裁定,并通知当事人。

(4)司法审查

专利法第55条规定了强制许可的司法审查。专利权人对国务院专利行政部门实施强制许可的决定不服的,专利权人和取得强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门强制许可使用费的决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院提起诉讼

第二,中国立法与Trips协议的差异。

1,工业设计可以作为专利权?

今天,大多数国家保护工业品外观设计。作为最低要求,巴黎公约规定所有成员国必须保护工业品外观设计。但是《巴黎公约》并没有具体要求应该采用什么样的法律进行保护。在一些国家,工业品外观设计和“实用艺术作品”(即版权法的保护对象)被视为相同。工业设计可以说是“工业版权”的第一个保护对象,也是其出现的第一个驱动因素。

早在1806年,法国就颁布了保护工业产权的工业设计特别法。但很多艺术创作同时满足1806的法律和1793的法国版权法的保护要求。如何区分哪些外观设计只能受工业产权法保护而不能受著作权法保护,成为一个难题。直到1968年,英国颁布了一部《外观设计著作权法》,“特殊工业著作权”的概念正式出现。此后,一些国家在工业品外观设计保护方面效仿英国(如新加坡和德国)。《知识产权协议》不仅强调对工业品外观设计的保护,还允许成员自由选择用什么样的法律来保护它们。在中国,工业品外观设计受专利法保护。然而,中国将这一权利称为“专利”,这在2006年至少产生了一个副作用。有些人在获得外观设计专利后,在其销售的产品上标注“专利设计”,但很少有人标注“专利设计”,这在一定程度上欺骗了(至少是误导了)消费者。因为消费者往往把“专利”等同于“发明专利”。在其他国家,不会出现这样的问题,因为“设计权”在那里不叫“专利”。⑨

2.工业品外观设计是否应该采取强制许可?

Trips协议没有提及工业品外观设计的强制许可,在大多数以工业产权法保护工业品外观设计的国家,也不允许对工业品外观设计采取强制许可制度。我国专利法只规定了发明专利和实用新型专利的强制许可。然而,该协议允许成员国对工业设计权施加某些限制,但这些限制必须满足三个前提条件:

(1)它们的设计必须确保第三方的合法权益不会受到设计专有权的不当影响。

(2)不得妨碍有关设计的正常使用,包括合法被许可人的利益。

(3)不得超过合理限度,以免损害权利人的利益。

实践中,我国只能对发明专利、实用新型专利和著作权采取强制许可,对商标权和外观设计专利从不采取强制许可。然而,Trips协议既不禁止也不允许,留下了一个值得讨论的问题。

注意事项:

①郑:《知识产权法——新世纪初的一些研究热点》,法律出版社2004年版,第278页。

②孔祥俊:《WTO知识产权协议及其国内适用》,法律出版社,2002年,第228-229页。

③郑:《知识产权法——新世纪初的一些研究热点》,法律出版社2004年版,第339页。

④孔祥俊:《WTO知识产权协议及其国内适用》,法律出版社2002年版,第257页。

⑤参见P.Mendes da Costa,“通过关贸总协定实现专利协调:TRIP还是陷阱?,专利世界”,(9月1992);转载于孔祥俊:《WTO知识产权协议及其国内适用》,法律出版社2002年版,第258页。

⑥郑:《知识产权法——新世纪初的一些研究热点》,法律出版社2004年版,第339页。

⑦郑:知识产权法——新世纪初的一些研究亮点,法律出版社2004年版,第341页。

孔祥俊:《WTO知识产权协议及其国内适用》,法律出版社2002年版,第262-263页;专利法(2000年8月25日);专利法实施细则(2006 54 38+0 6 65 438+05)。

⑨郑:《知识产权法——新世纪初的一些研究热点》,法律出版社2004年版,第332页。

(作者单位:江苏省常州市天宁区人民法院)